Proprietà industriale

 

PREMESSE

Gli argomenti trattati sono solo un contributo, ancorché parziale, alla miglior conoscenza di ciò che si attiene alla Proprietà Industriale, in particolare per quanto riguarda l’Italia ed il contesto convenzionale che in questo settore la vede interessata.
I vari argomenti sono trattati sinteticamente per fornire una carrellata sufficientemente significativa per un “primo approccio” da parte dei non addetti ai lavori.
Quanto segue, pertanto, non è, né vuol essere, esaustivo della materia trattata: l’elaborato deve essere inteso solo come stimolo ad un maggior approfondimento, sia in senso generale che specifico, restando a carico degli operatori del diritto industriale le applicazioni specifiche.

Davide Luigi Petraz

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L'invenzione industriale

- In Italia, e nella maggior parte degli Stati, un brevetto per invenzione dura al massimo 20 anni se annualmente vengono pagate le relative tasse di mantenimento in vita; al deposito della domanda, in Italia, si pagano le prime tre annualità.

- Il contenuto di una domanda di brevetto per invenzione rimane segreto per 18 mesi. In Italia, il titolare può chiedere che la propria domanda di brevetto venga messa a disposizione del pubblico dopo 3 mesi dalla data di deposito. Gli effetti di una domanda di brevetto decorrono dalla data in cui il contenuto è reso accessibile ai terzi.

- Fino a quando il contenuto di una domanda di brevetto per invenzione è segreto, non è opportuno comunicare a terzi il contenuto della stessa senza precisi accorgimenti.

- Il contenuto di una domanda di brevetto per invenzione depositata in Italia è protetto provvisoriamente in quasi tutto il mondo per 12 mesi, trascorsi i quali la protezione continua solo negli Stati ove la domanda di brevetto è stata estesa e diviene esclusiva solo quando il brevetto viene concesso.

- Negli Stati in cui è previsto l'esame di merito, oltre alle spese di deposito e di mantenimento, ci sono le spese per le procedure d'esame e le spese per superare l'eventuale opposizione alla concessione finale, da terzi interessati, ove previsto (es.: nella procedura del Brevetto Europeo).

- Il contenuto di una domanda di brevetto per invenzione non deve essere stato divulgato prima di procedere al deposito della domanda, per esempio vendendo o anche solo proponendo il relativo prodotto; può essere solo oggetto di prove e sperimentazioni a condizione che ciò sia contrattualmente regolato.

- Il contenuto di una domanda di brevetto per invenzione non deve essere riproduzione di ciò che è già presente altrove, né deve essere una banale rielaborazione dell'esistente.

- Si deve sempre indicare chi è il vero inventore (sia esso dipendente, collaboratore, professionista o artigiano) tenendo presente che in certe circostanze l'inventore può avere diritto ad un "equo compenso" oltre lo stipendio, o del compenso concordato, per la sua attività di progettista o di ricercatore.

- Quando si commissionano progetti, o prototipi, a terzi, si deve, con chiarezza e preliminarmente, definire contrattualmente chi sarà il titolare delle eventuali idee inventive e come sarà regolato economicamente il contributo inventivo del terzo.

- Per valutare se c'è la possibilità di ottenere un brevetto negli Stati ad esame di merito è possibile effettuare una ricerca internazionale preventiva. È preferibile effettuare tale ricerca dopo aver correttamente definito il contenuto brevettabile.

- Ci sono ricerche internazionali preventive con vari gradi di sicurezza; non esiste alcuna ricerca che possieda un grado di sicurezza assoluto. Si ha la certezza del risultato solo quando si reperisce un documento anteriore identico all'idea di soluzione che si vuol verificare (certezza in negativo).
Una ricerca internazionale preventiva è, di fatto, da considerarsi un vero e proprio "studio di fattibilità".

- Esiste una ricerca preventiva ufficiale con un elevato grado di sicurezza il cui costo, se poi si procede ad estendere il contenuto all'estero attraverso una delle procedure multiple, può venire parzialmente rimborsato.

- Per individuare eventuali idee di soluzione di terzi, si possono effettuare ricerche a nome del titolare, a nome dell'inventore, per Stato, per priorità o per argomento. Come detto, le ricerche non danno un risultato assoluto in quanto tutte presentano un certo grado di sicurezza ed un certo grado di copertura.

- Si possono effettuare controlli continui (ricerche di allerta) su argomenti specifici, ovvero su nomi specifici, ad esempio per monitorare i concorrenti o un settore di interesse.

- È consigliabile estendere il contenuto di una domanda per brevetto per invenzione solo negli Stati ove si ritiene di avere un effettivo interesse economico o dove sono presenti potenziali concorrenti, evitando quegli Stati in cui non è conveniente avviare una causa contro terzi contraffattori.

- Una domanda di brevetto per invenzione può essere estesa all'estero seguendo:
I) la via nazionale (Stato per Stato),
II) la via del Brevetto Europeo (vedi) per gli Stati ivi compresi mentre, per quelli non compresi, seguendo la via nazionale,
III) nella fase iniziale, la via del PCT (vedi) per gli Stati ivi compresi mentre, per quelli non compresi, la via nazionale.

- Prima di depositare all'estero il contenuto di una domanda di brevetto per invenzione è opportuno verificare se l'idea di soluzione ivi descritta ha subìto modifiche o implementazioni al fine di adeguare conseguentemente ciò che si va ad estendere.

- Attualmente in Italia una domanda di brevetto per invenzione diviene brevetto, praticamente senza sostenere un esame di merito, dopo almeno 3/4 anni dal deposito.

- Il contenuto di una domanda di brevetto e di un brevetto per invenzione è definito dal tenore delle rivendicazioni ed in particolare da ciò che è individuato dopo la formula normalmente presente e consistente in "caratterizzato dal fatto che" o equivalenti.

- La rivendicazione principale deve contenere il così detto "collo di bottiglia", cioè quella parte dell'idea di soluzione che costituisce l'invenzione, e che il nemico deve necessariamente adottare per ottenere gli stessi vantaggi e benefici.
Meno aspetti sono previsti per definire il "collo di bottiglia", più difficile sarà "uscire" dal brevetto, ovvero più difficile sarà riuscire ad aggirare l'idea di soluzione brevettata.
Più la rivendicazione principale è del tipo "borsa della spesa", cioè contenente molte cose, più sarà facile ottenere la concessione del brevetto ma sarà anche più facile per un terzo aggirare il brevetto.

- Il contenuto di una domanda di brevetto per invenzione può essere
oggetto di cessione e di licenza a terzi.

- Si ha contraffazione quando nel contenuto della rivendicazione di riferimento si legge il prodotto/procedimento del nemico contraffattore.
Si ha altresì contraffazione quando l'effetto tecnico che l'idea di soluzione concretizza, quale soluzione di un preciso problema tecnico, viene riprodotto tal quale.

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IL MODELLO D’UTILITÀ

- In Italia un brevetto per modello di utilità dura fino a 10 anni; al deposito normalmente si pagano le tasse per i primi 5 anni.

- Per il resto vedesi quanto all’Invenzione Industriale".

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P.C.T. - TRATTATO DI COOPERAZIONE DI BREVETTI

- Il PCT è sostanzialmente una procedura di ritardo che permette al titolare di prolungare i termini al fine di decidere in quali Stati far effettivamente valere la domanda di brevetto.

- Entro 19 mesi dalla data di priorità è possibile chiedere un'Opinione Preliminare, non vincolante, sulla validità della domanda.

- Entro 30 mesi dalla data di priorità, indipendentemente dall'aver richiesto l'Opinione Preliminare, il titolare deve decidere in quali Stati avviare la procedura d'esame nazionale della domanda.

- La procedura così come è stata modificata nel 2002 non è valida per alcuni Stati aderenti alla Convenzione PCT che non hanno conformato ancora la legislazione nazionale. Per tali Stati il termine per avviare le fasi nazionali è di 20 mesi dalla data di priorità se non è richiesta l'Opinione Preliminare. Nel caso in cui detta venga richiesta, tale termine è di 30 mesi.

- Alla data del 01.01.2004 gli Stati contraenti sono:
in Africa:
Algeria, Benin, Botzwana, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Congo, Costa d’Avorio, Gabon, Gambia, Gana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Kenia, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Mozambico, Namibia, Niger, Repubblica Centro-Africana, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sud Africa, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe;
nelle Americhe:
Antigua e Barbuda, Barbados, Belize, Brasile, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Grenada, Messico, Nicaragua, Saint Vincent e Grenadine, Santa Lucia, Stati Uniti d’America, Trinidad e Tobago;
in Asia e nel Pacifico:
Australia, Azerbaijan, Cina, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Kazakistan, Kyrghizistan, India, Indonesia, Israele, Mongolia, Nuova Zelanda, Oman, Papua Nuova Guinea, Repubblica di Corea, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Singapore, Siria, Sri-Lanka, Turkmenistan, Tagikistan, Uzbekistan, Viet-Nam;
in Europa:
Albania, Armenia, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bielorussia, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione di Russia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia, Romania, Regno Unito, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.

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BREVETTO EUROPEO

- Il deposito di una domanda di brevetto europeo può essere fatto entro il termine di priorità, ossia entro 12 mesi decorrenti dalla data del primo deposito.

- Il deposito avviene direttamente presso l'Ufficio Brevetti Europeo di Monaco di Baviera, o presso il Dipartimento dell'AJA, o presso un'agenzia distaccata di tale Dipartimento, oppure - ove concesso – presso l'Ufficio Brevetti degli Stati contraenti.

- Gli attuali Stati membri della Convenzione sul Brevetto Europeo sono (al 01.01.2004):
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
I seguenti Stati (Stati di estensione) possono anche essere richiesti attraverso una domanda di Brevetto Europeo:
Albania, Croazia, Lettonia, Lituania, Repubblica di Macedonia.

- La domanda viene recepita dalla Sezione Deposito che esegue un esame formale della domanda ed esegue una ricerca di anteriorità redigendo un Rapporto di Ricerca.

- Successivamente, la domanda di brevetto europeo è soggetta all'esame completo da parte della Divisione di Esame.

- Detta Divisione può rigettare o concedere la domanda. In caso di rigetto, è possibile presentare ricorso. In caso di concessione, il testo concesso deve essere tradotto nella lingua ufficiale degli Stati confermati dal titolare e, se ciò non avviene entro i termini stabiliti, la domanda è considerata abbandonata per quel singolo Stato.

- Entro 9 mesi dalla data di pubblicazione della menzione di rilascio (concessione), terzi possono presentare opposizione amministrativa contro la concessione definitiva del brevetto.

- Decorso il termine dei 9 mesi, è possibile richiedere la nullità del Brevetto Europeo come concesso solo in base alla legislazione di ogni singolo Stato ove il Brevetto Europeo è stato confermato.

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IL MARCHIO

- In Italia, e nella maggior parte degli Stati, un marchio dura 10 anni; in tutti gli Stati, compresa l'Italia, è rinnovabile alla scadenza per un numero indefinito di volte.

- Ci sono marchi di fabbrica, marchi di prodotto e marchi di servizio. Ci sono inoltre i marchi collettivi.

- Un marchio, non deve essere una denominazione generica né un'indicazione descrittiva, deve essere nuovo e deve rispondere a precisi contenuti.

- Un marchio non utilizzato per un certo numero di anni decade; la decadenza deve essere dimostrata dal terzo interessato prima che il riuso sia iniziato.

- Prima di procedere al deposito di un marchio è opportuno effettuare una ricerca preventiva; una ricerca preventiva è di fatto uno studio di fattibilità.
La ricerca preventiva va effettuata sul marchio di interesse e relativamente ai prodotti e/o servizi di interesse.

- Per individuare eventuali marchi di terzi, si possono effettuare ricerche a nome del titolare, per classe di prodotti/servizi, ovvero per marchio, nonché controlli continui (ricerche di allerta).
Le ricerche non danno un risultato assoluto in quanto tutte presentano un certo grado di sicurezza ed un certo grado di copertura.

- Un marchio va protetto per i prodotti e/o servizi di interesse prevedendo anche quale sarà il possibile ampliamento almeno nel medio periodo.

- L'estensione all'estero di un marchio deve essere espressione delle effettive esigenze commerciali.

- Un marchio va protetto negli Stati ove si svolge la propria attività commerciale ed in quelli ove si prevede di avviarla a breve. In genere non è opportuno avviare la propria attività commerciale in uno Stato senza aver prima ivi protetto il proprio marchio.

- Un marchio può essere esteso anche senza rivendicare la priorità, non causando ciò particolari perdite di diritto, ma solamente una data di deposito differita.

- Un uso ampio e continuativo nel tempo può dar vita ad un marchio di fatto in certi casi comparabile ad un marchio registrato.
Non tutti gli Stati riconoscono i marchi di fatto.

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MARCHIO COMUNITARIO

- Il Marchio Comunitario è un titolo unico, valido in tutta l'Unione Europea.

- La durata è di 10 anni con decorrenza dalla data di deposito della domanda di registrazione e può essere rinnovato ogni 10 anni, per un numero illimitato di volte.

- La domanda di registrazione di Marchio Comunitario è soggetta ad esame di merito e, se rifiutata, detto rifiuto è valido per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

- Una volta concesso, il Marchio Comunitario può essere oggetto di opposizione da parte di terzi.

- Non può essere richiesta la nullità del Marchio Comunitario se il terzo interessato ha dato il proprio consenso alla registrazione, o ha tollerato per 5 anni consecutivi l'uso del marchio.

- Le decisioni di prima istanza possono essere impugnate innanzi alla Commissione dei Ricorsi e le decisioni di quest'ultima presso la Corte di Giustizia Europea.

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MARCHIO INTERNAZIONALE

- Il Marchio Internazionale è una convenzione internazionale composta da due distinti documenti: l'Accordo di Madrid ed il Protocollo di Madrid.

- Per procedere al deposito di una domanda di Marchio Internazionale è necessario depositare preventivamente il marchio nello Stato di residenza e/o domicilio del titolare.

- Il Marchio Internazionale resta dipendente dal marchio nazionale per i primi 5 anni ed in questo lasso temporale segue le vicissitudini, anche di decadenza, annullamento, abbandono, del marchio nazionale di base.

- Decorsi i 5 anni, il Marchio Internazionale diviene indipendente dal marchio nazionale di base.

- Il Marchio Internazionale ha una durata di 10 anni, rinnovabili ogni 10 anni per un numero illimitato di volte.

- Ove la legge locale preveda le opposizioni, il Marchio Internazionale può subire l'opposizione di un terzo affinché detto marchio non venga registrato.

- Le principali differenze tra Accordo e Protocollo di Madrid sono:
- un Marchio Internazionale basato sul Protocollo di Madrid può essere depositato in base ad una domanda di marchio nazionale, mentre l'Accordo di Madrid richiede che il marchio nazionale sia registrato;
- in base al Protocollo di Madrid, il Marchio Internazionale può essere oggetto di obiezioni e rifiuti entro 18 mesi dalla data della sua registrazione, in base all'Accordo di Madrid detto termine è di 12 mesi;
- le tasse per i singoli Stati del Protocollo di Madrid non sono fisse come per gli Stati aderenti all'Accordo di Madrid;
- nel caso in cui il Marchio Internazionale subisca un'azione di annullamento entro 5 anni dalla sua registrazione, il titolare ha la possibilità di trasformarlo in tanti marchi nazionali quanti gli Stati designati tra quelli aderenti al Protocollo di Madrid;
- in base al Protocollo di Madrid, le lingue ufficiali per la procedura sono inglese e francese, in base all'Accordo di Madrid, solo il francese.

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DISEGNI E MODELLI IN ITALIA

- La materia è stata modificata con la legge n. 95 del 19.04.2001.

- La registrazione di una domanda di modello o disegno dura 5 anni e può essere prorogata ogni 5 anni, per un massimo di 25 anni.

- La predivulgazione nei 12 mesi anteriori alla domanda non è motivo di nullità.

- Affinché sia valida la registrazione di un modello o disegno, detto deve essere nuovo, avere carattere individuale, non possedere caratteristiche estetiche che siano determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto e non deve riprodurre caratteristiche estetiche necessarie all'unione con un altro prodotto.

- La novità deve essere valutata in base all'affollamento del settore merceologico di riferimento.

- Il carattere individuale è ravvisato quando l'impressione che il modello o disegno trasmette ad un utilizzatore informato è differente dall'impressione generale che modelli o disegni anteriormente divulgati hanno trasmesso allo stesso utilizzatore informato.

- In un'unica domanda possono essere protetti fino a 100 disegni o modelli purché rientranti nella stessa classe merceologica in base alla Classificazione Internazionale di disegni e modelli.

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MODELLO INTERNAZIONALE

- Il Modello Internazionale è una convenzione internazionale alla quale aderiscono i seguenti Stati (al 01.01.2004):
Belize, Benelux, Benin, Bulgaria, Costa d’Avorio, Francia, Gabon, Georgia, Germania, Grecia, Kirghizistan, Italia, Liechtenstein, Marocco, Moldavia, Mongolia, Principato di Monaco, Repubblica di Macedonia, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Romania, Senegal, Serbia e Montenegro, Slovenia, Suriname, Svizzera, Ucraina, Ungheria.

- Il deposito di un Modello Internazionale non deve essere preceduto da un corrispondente deposito nello Stato di origine del titolare.

- In un'unica domanda possono essere compresi fino a 100 modelli, purché rientranti nella stessa classe merceologica determinata in base alla specifica Classificazione Internazionale.

- Entro 6 mesi dalla data di deposito, le amministrazioni nazionali possono sollevare delle obiezioni in forza delle loro leggi nazionali.

- La durata del Modello Internazionale è di 10 anni dalla data di deposito e le tasse vengono pagate ogni 5 anni. Negli Stati ove i modelli depositati hanno una durata superiore è possibile prorogare la validità del Modello Internazionale in detti Stati.

- Il Modello Internazionale non deve essere stato pubblicato prima del deposito.

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IL DISEGNO E MODELLO COMUNITARIO

- Il Disegno e Modello Comunitario è un titolo unico, valido in tutta l'Unione Europea.

- Il Disegno e Modello Comunitario non registrato ha una durata massima di tre anni decorrenti dal momento in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico, mentre il Disegno e Modello Comunitario registrato ha una durata di 5 anni rinnovabile di ulteriori 5 anni fino ad un massimo di 25, decorrenti dalla data di deposito.

- Per il Disegno e Modello Comunitario, i requisiti di protezione sono la novità e il carattere individuale per la cui determinazione si fa riferimento all'utilizzatore informato.

- La nullità, per un Disegno e Modello Comunitario, può essere chiesta o all'Ufficio ricevente (UAMI), o ad un Tribunale Speciale dei disegni e modelli comunitari in base ad una domanda riconvenzionale nell'ambito di un procedimento per contraffazione.
La nullità, per un Disegno e Modello Comunitario non registrato, può essere chiesta o ad un Tribunale Speciale dei disegni e modelli comunitari in base ad una domanda rivoltagli in tal senso, o in base ad una domanda riconvenzionale nell'ambito di un procedimento per contraffazione.

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